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Marken verkaufen und lizenzieren

Allgemeine Hinweise von Rechtsanwalt Karsten Prehm, Kiel

Mit Ihrer Markenanmeldung haben Sie bei erfolgreicher Eintragung einen eigenständigen immateriellen Vermögenswert geschaffen, dessen Bewertung sich im allgemeinen an der Größe und den Zukunftsaussichten des Marktes für bestimmte Dienstleistungen und Produkte orientiert, für die die Marke verwendet werden soll. Eine eingetragene Marke sichert Ihnen umfangreiche Rechte und eröffnet Ihnen unterschiedliche Formen der Nutzung:

1. Sie nutzen Ihre Marke selbst und bauen auf Ihrer Marke eine Branding-Strategie auf, die Ihrer geschäftlichen Tätigkeit ein positives Image und einen hohen Wiedererkennungswert verschaffen soll. Beachten Sie, dass die Erreichung dieser Ziele von der erfolgreichen Durchsetzung Ihrer Markenrechte auch nach erfolgter Eintragung abhängen kann. Da das Deutsche Patent- und Markenamt neue Markenanmeldungen nicht auf Eintragungshindernisse überprüft, die durch ältere Marken bestehen können, sind regelmässige Markenrecherchen empfehlenswert, um festzustellen, ob konkurrierende, also identische oder verwechslungsfähige Markenanmeldungen in Waren- und Dienstleistungsklassen mit Überschneidungspotential vorliegen. Sollten Sie die unberechtigte Verwendung Ihrer Marke feststellen, steht Ihnen über eine Abmahnung eine standardisierte Prozedur zur Verfügung, die Unterlassung der marken- und wettbewerbsrechtlich unzulässigen Vorgänge sowie Auskunft und Schadenersatz zu fordern. Komplex werden derartige Konfliktsituationen, wenn sich Marken- und Namensrecht gegenüberstehen, und die Frage der Verwechslungsfähigkeit nicht eindeutig ist. In jedem Fall ist hier die Einschaltung eines auf Marken- und Wettbewerbsrecht spezialisierten Anwalts anzuraten.
   
   
2. Sie vergeben eine Lizenz zur Nutzung Ihrer Marke. Der Markeninhaber kann dabei ausschließliche oder nicht-ausschließliche Benutzungsrechte an seiner Marke vergeben, die zudem auch geographisch oder waren- und dienstleistungsbezogen eingegrenzt werden können. Im Falle der Ausschließlichkeit kann er wiederum wählen, ob auch er sein eigenes Benutzungsrecht aufgibt. Entsprechend der vertraglichen Gestaltung gewährt die Markenlizenz dem Lizenznehmer dann ein entsprechendes Benutzungsrecht und Verbietungsrecht gegen Dritte. Der Lizenzgeber sollte sich auf jeden Fall versichern, dass die vergebene Lizenz auch im vorgesehenen Umfang genutzt wird sowie die Qualität der vom Lizenznehmer vertriebenen Produkte dem Standard der Marke entspricht. Der Lizenzgeber sollte sich zudem möglichst eine Mindestlizenzgebühr sichern, bzw. im Vertrag vorsehen, dass der er bei Nichterreichen bestimmter Mindestumsätze den Lizenzvertrag kündigen kann. Eine oft gewählte Konstruktion ist bei Lizenzvergabe als Gegenleistung die Festlegung einer Garantiesumme und einer umsatzbezogenen, prozentualen Lizenzgebühr, die zum Tragen kommt, wenn die Höhe der Garantiesumme überschritten wird. Aufgrund der Vielfältigkeit von Lizenzregelungsmöglichkeiten und den diversen Fußangeln im Markengesetz (MarkenG), Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) und nicht zuletzt des europäischen Kartellrechts ist dem Lizenzgeber unbedingt zu raten, den Lizenzvertrag durch einen Anwalt seines Vertrauens erstellen zu lassen.
   
   
3. Sie verkaufen Ihre Marke. Das MarkenG und die GMVO (EG Verordnung über die Gemeinschaftsmarke) lassen den freien Verkauf von Marken, sogar sich hierauf beziehender Anmeldungen und auch nur den teilweisen Verkauf von Markenrechten zu. Da das Verbot der Leerübertragung (Aufhebung des WZG durch das MarkenG) entfallen ist, ist es nicht mehr erforderlich, die Marke innerhalb eines Geschäftsbetriebes zu nutzen, so dass ein alleiniger Verkauf der Markenrechte oder der Anwartschaft hierauf möglich ist. Der reine Markenkaufvertrag ist, soweit es sich um deutsche Marken handelt, formfrei (Die Schriftform, ist aufgrund der späteren Beweisbarkeit aber auf jeden Fall zu empfehlen!). Die Wirksamkeit des Gemeinschaftsmarkenkaufvertrages (Europäische Gemeinschaftsmarke) ist gem. Art.17 Abs.3 der GMVO an die Schriftform gebunden. Zu beachten ist, dass die tatsächliche Rechtsübergang der Marke oder der Anwartschaftsrechte hierauf, durch eine Übertragungserklärung innerhalb des hierzu verpflichtenden Kaufvertrages herbeigeführt wird. Neben der Verpflichtungserklärung, das Recht zu übertragen, bedarf es folglich zwingend der Abgabe einer Übertragungserklärung (Verfügungsgeschäft). Für die Umschreibung der Marke beim zuständigen Amt (DPMA oder HABM) sollten deren entsprechende Vordrucke gewählt werden. Der für die Marke zu zahlende Kaufpreis, sollte zur Sicherung beider Vertragsparteien in zwei Raten als fällig vereinbart werden: 1. Rate (z. B. 50 %) bei Unterzeichnung der Übertragungserklärung und 2. Rate bei Eintragung der Umschreibung. Neben vielen weiteren Regelungsmöglichkeiten innerhalb eines Kaufvertrages kann insbesondere die Zusicherung problematisch sein und bedarf einer entsprechenden Ausformulierung, dass die zu übertragene Marke keine Rechte Dritter verletzt. Für eine derartige Zusicherung, wenn auch eine eingeschränkte, kann der Verkäufer später haftbar gemacht werden! Das Risiko, dass in einem späteren Gerichtverfahren beispielsweise eine Ähnlichkeit mit einer älteren Marke bejaht wird und die hier verkaufte Marke aufgrund der Verwechselungsgefahr gelöscht werden muss, würde insofern einzig auf den Verkäufer zurückfallen.

Aus meiner Erfahrung rate ich demnach auch für die Ausgestaltung eines Markenkaufvertrages wie bei einem Lizenzvertrag dringend dazu, einen fachkompetenten Rat bei einem darauf spezialisierten Anwalt einzuholen.

RA Karsten Prehm, Kiel

ra-prehm@markenservice.net
www.markenservice.net